他人商标能否“合理使用”？——浅析商标的指示性使用

作者：

赵刚 杨建恒

商标作为一种商业标记，具有识别商品和服务来源的功能。通常而言，有权使用注册商标的主体为商标的注册人及被许可人。在现实中，为表明自己是商标权人商品的销售商、或表示自己产品的零部件来源于商标权人、或说明自己提供的零配件与商标权人的商品兼容、或表示自己提供商标权人商品的维修服务、或表示自己与商标权人存在特定合作关系等情形，常常会遇到需要使用到他人商标的场景。这种为表明自己所提供商品或服务的内容涉及到某商标权人的客观事实而使用该商标权人商标的行为，被称作商标的指示性使用。通常而言，指示性使用如果在合理范围内，不会造成相关公众的混淆，一般会被视为对商标的正当使用，而不构成商标侵权。但如果指示性使用超过了必要限度，或者违反了当事人约定，就会有较大的法律风险。

一、指示性使用的法律依据

我国现行《商标法》规定，商标正当使用的事由主要包括：使用直接表示商品特点的注册商标（以下简称“描述性使用”）、使用含通用名称的注册商标、使用含有地名的注册商标、使用三维注册商标的功能性形状、对注册商标的在先使用等，上述规定并未直接涉及商标的指示性使用。[1]但指示性使用作为一种商标侵权的抗辩事由，在司法实践中仍大量存在。在最高人民法院的司法政策文件及部分省市的高级人民法院的审判指导文件中，指示性使用一般被视为商标正当使用的一种形式，有关规定举例如下：

序	文件名称	具体规定
1	《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》 法发〔2011〕18号	22、妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益。商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。
2	《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南》 2021年4月15日修订	6.1 正当使用抗辩[2] 6.1.1 描述商品或服务特点的叙述性使用（略） 6.1.2 指示商品或服务特点、来源等的指示性使用 在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源等，应当允许其合理使用商标权人的商标。但经营者必须遵守指示性合理使用的规则，在使用时应当基于诚信善意，不能以描述的需要为由随意扩大使用商标权人的商标，使用商标的具体形式、程度应保持在合理范畴之内，不会对商标权人的合法权益造成损害。 6.1.3 作为地名使用（略） 6.1.4 地理标志使用（略）
3	《四川省高级人民法院侵害商标权案件审理指南》 川高法［2018］229号	8.5 商标权人无权禁止他人正当使用商标。[3]判断被诉侵权行为是否属于商标的正当使用，一般考虑如下因素： （1）使用意图。审查被告是出于描述、说明商品的目的善意使用相关标识，还是出于攀附他人商誉等不当目的恶意使用原告商标； （2）使用方式。审查被告使用相关标识的方式是否合理，是否符合一般商业惯例。将原告注册商标置于显著位置，以加大加粗等方式突出使用，不标注或不妥善标注被告商标、企业名称等信息等使用方式不宜认定为合理使用方式； （3）使用效果。被告使用相关标识，容易导致相关公众混淆的，不宜认定为商标的正当使用。
4	《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》 京高法发[2006]68号	26、正当使用商标标识行为的构成要件有哪些？ 构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件： （1）使用出于善意； （2）不是作为自己商品的商标使用； （3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。 27、哪些行为属于正当使用商标标识的行为？ 满足本解答第26条规定要件的下列行为，属于正当使用商标标识的行为： （1）使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的； （2）使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的； （3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的； （4）规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的； （5）使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的； （6）其他属于正当使用商标标识的行为。

二、指示性使用的典型场景及案例

综合最高法院和各地法院的文件，指示性使用是指为说明来源、指示用途、说明自身产品或者服务的特点等目的而使用他人注册商标标识的行为。指示性使用并非当然构成正当使用，正当的指示性使用还需满足使用出于善意、在合理范围内使用、不易导致相关公众混淆等条件。本文将结合相关案例，分析指示性使用的典型场景及注意事项。

（一）商品销售场景

该类场景的典型情形为经销商购进商标权人的正品商品，并通过网络、线下等渠道进行销售。为展示该商品信息、指明商品的品牌，经销商可以在合理限度内，使用该商品的商标。但如果经销商使用商标超过合理限度，或者在没有授权关系的情况下，宣传、暗示与品牌方有授权、加盟等合作关系，则可能构成商标侵权或虚假宣传等不正当竞争，承担相应的法律责任。部分典型案例如下：

序	案件名称	案情	法院认定
1	X邦涂料（中国）有限公司与上海Z贸易有限公司、浙江T网络有限公司等侵害商标权纠纷[4]	Z公司在T公司运营的T网上开设名为汇通油漆商城的店铺,经销有多乐士、X邦、华润等品牌油漆,并在店铺页面中为各品牌油漆进行促销宣传,其中在为X邦漆进行促销宣传时,使用了归属于X邦公司的“X邦”注册商标。X邦公司据此认为Z公司上述行为足以使消费者误认为Z公司与X邦公司存在关联,误认为Z公司系X邦公司授权许可的销售网点,侵害其商标权。	不侵权 1、涉案网站上亦同时存在其他品牌油漆的宣传图片。网站的首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息。结合图片使用方式以及网页布局,相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告,即指示其所销售商品的品牌信息,而不是传达经营者的商号、商标或经营风格。 2、商标直接指向的是商标注册人的商品,并非指向Z公司,即X邦商标与X邦商品的对应性并没有受到影响,相关公众也不会认为在售X邦产品来源于被上诉人Z公司。不存在消费者对于商品来源认知的混淆,也不涉及商标显著性或知名度的降低，不构成商标侵权。
2	“Vxx”商标侵权及不正当竞争纠纷[5]	原告为“Vxx”和某知名服装品牌商标的商标权人。被告在其经营的美罗城店铺招牌、店内墙面、货柜、收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处突出使用了“Vxx”标识，还通过中国女装网、微信等方式对外宣传，在品牌标志处、微信账号名中突出使用“Vxx”或某知名服装品牌标识，宣称其店铺为Vxx或某知名服装品牌的直营店、专卖店、旗舰店，宣称被告为Vxx或某知名服装品牌运营总公司、中国区品牌运营商、中国的总行销公司等，并开展了全国招商加盟宣传等。原告认为被告构成商标侵权和不正当竞争。	构成商标侵权及不正当竞争 1、被告销售的商品无证据表明属于假冒商品，故侵害商品商标权的指控不成立。 2、被告在店铺大门招牌、货柜等处使用“Vxx”标识，超出了指示所销售商品所必需使用的范围，且使用上述标识时并未附加其它标识以区分服务来源，相反还积极对外虚假宣传，使得该使用行为具备了标识服务来源的功能，足以使相关公众对服务来源产生误认，构成对“Vxx”服务商标的侵害。 3、被告在网络宣传过程中对“Vxx”和该知名服装品牌商标标识的使用，构成对原告中英文服务商标的侵害。 4、被告对外宣称其系该知名服装品牌的中国总行销公司，中国区品牌运营商等行为与事实不符，构成虚假宣传的不正当竞争。
3	X邦涂料(中国)有限公司与Y漆业有限责任公司侵害商标权纠纷[6]	X邦公司是“X邦”系列商标的权利人。2009年10月1日，X邦公司作为甲方、Y漆业作为乙方签订了《X邦特约经销店经营协议》，协议到期后，双方未再续签协议。2014年6月，X邦公司发现Y漆业店铺中“X邦”商标及“特约经销商，门店编号017230”字样仍然存在，遂向法院提起诉讼，请求判令Y漆业停止商标侵权行为，并赔偿损失。	构成商标侵权 Y漆业作为X邦公司曾经的加盟经销商，在加盟经销协议到期后，未取得X邦公司继续授权许可的情况下，仍然沿用X邦公司特约经销商的名义对外经营，并在其经营的油漆专卖店门头匾额上突出使用X邦公司注册的系列商标和专卖授权号，其主观意图并非善意地指示商品，而是通过对X邦公司商标的使用使相关公众误认为其仍然是X邦公司的加盟经销商，销售的商品或服务的来源与X邦公司存在某种特殊关系。故Y漆业的行为构成商标侵权。
4	F有限公司与上海L国际贸易有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷再审[7]	“FXXDX”商标权利人F公司认为L公司在店招、商品、指示牌等处突出且单独使用“FXXDX”标识，对其商标专用权构成侵害，XX奥莱知晓L公司侵权却未制止，构成帮助侵权；另外，被告在商业宣传、公众号等使用“FXXDX”商标及“F”字号，涉及虚假宣传，易使消费者误认为涉案商铺为F公司的直营店或授权专卖店，同时也构成擅自使用企业名称的不正当竞争，诉请法院判决被告停止侵权，赔偿损失。	构成商标侵权及不正当竞争 构成商标合理使用应当符合使用行为善意和合理、限于必要范围、不会导致相关公众对商品/服务来源的混淆和误认三个条件。 1、关于使用目的是否系善意，仅凭L公司在涉案店铺的店招上使用“FXXDX”标识这一事实难以认定在主观上存在混淆服务来源的意图。 2、关于使用行为是否必要和合理。L公司的该种使用行为容易导致消费者对涉案店铺与F公司之间的关联关系产生混淆,直接损害到商标的来源识别功能。对于奥特莱斯商场内合理使用品牌商标的必要范围应予以限缩,涉案行为构成商标侵权。 3、涉案店铺并非F公司开设的品牌直营店,也非授权加盟店,其在店招上使用“FXXDX”标识具有较高的混淆误认可能性,引人误认其店铺与F公司具有关联关系,构成擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为。

（二）维修售后场景

在修理、售后等行业中，经营者为了向消费者描述其可以修理的产品品牌、型号，可以使用相关商标代指该产品，但该种使用应限定的合理范围内。如使消费者对商品来源或者上述经营者与商标权人的授权关系产生混淆、误解，仍可能构成商标侵权或不正当竞争。部分典型案例如下：

序	案件名称	案情	法院认定
5	A股份公司与北京ZH汽车服务有限公司商标侵权纠纷[8]	A公司是“奥X”系列商标权利人。A公司发现ZH公司未经A公司许可而在其店面内外、宣传材料、名片等显著位置突出使用A公司享有商标专用权的商标，A公司认为上述行为侵犯了A公司对的注册商标专用权,应承担相应的侵权责任。	构成商标侵权 从事汽车维修的企业为表明经营范围，在店面内外悬挂所修理汽车的商标具有合理性，构成合理使用的前提一方面是善意的、适当的,即不得超出必要的范围；另一方面对他人的商标应当系描述性地,非商标性地使用。ZH公司并非A公司授权许可的维修店，在其经营的店面多处大量使用A公司注册商标大多并无必要。并且被告在如茶几、水杯、宣传册及名片等物品上还突出使用了A公司的注册商标，这种使用方式并非描述性使用[9]上述使用方式难谓合理使用。ZH公司构成商标侵权。
6	J有限公司与辽宁M汽车销售服务有限公司侵害商标权、不正当竞争纠纷 [10]	J公司是“X虎”、“X豹”系列商标权利人。J公司发现M公司，在其线下经营场所、官方网站、微信公众号等渠道提供了包括但不限于X虎新车销售、维修保养、零配件供应、二手车置换业务等服务，并使用“X虎”、“X豹”等商标，并宣传其为“X虎旗舰店”。J公司认为上述行为构成商标侵权及虚假宣传的不正当竞争行为。	构成商标侵权及不正当竞争 M公司未经授权，在相同服务上，突出或单独使用了与原告注册商标相同的标识，上述标识的使用超过了为销售商品进行必要指示、说明的合理范围，起到了识别服务来源的作用，构成商标性使用，侵害了原告商标权。被告使用了“X虎(6S)专卖店”“辽宁MX虎旗舰店”等宣传用语。“专卖店”与“旗舰店”往往与品牌商自身或授权的经营实体相关联，即被告该种宣传用语，易造成相关公众误解，构成对原告的不正当竞争。

（三）零件组装场景

在使用他人原料或零部件进行产品的生产、生产、销售活动中，经营者为了向消费者指示零件或原料的来源，可以使用原料或零件厂商的注册商标，但该种使用应具有必要性，且不能超过合理限度。如使得消费者对商品来源或者上述经营者与商标权人的授权关系产生混淆、误解，仍可能构成商标侵权或不正当竞争。部分典型案例如下：

序	案件名称	案情	法院认定
7	D有限公司与杭州JX除湿制冷技术有限公司侵害商标权、不正当竞争纠纷[11]	D公司是D商标权人，D公司认为，JX公司在销售的商品铭牌上突出标注“DJX”标识，标注JX公司的企业名称、电话、传真、网址等信息，在多个网站中，宣传其生产“JXD”品牌的低湿空调机组，并展示“JXD标准型转轮除湿机”等产品图片，侵害D公司商标权；JX公司宣传其是D公司代理商，构成虚假宣传。JX公司辩称，其向D公司购买除湿机核心轮组后再组装成最终的除湿机予以销售，故在产品及网站中标注“D”等标识，是为了指示其采购的是瑞典D轮组的事实，属于正当使用。	构成商标侵权及不正当竞争 在零配件销售或者是将他人生产的零配件组装为产品的商业活动中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品内容或者零配件的来源，可以正当使用配件商的注册商标，但经营者在使用时应当基于诚信善意，其使用商标的具体形式、程度必须遵守指示性合理使用的规则，不能以其描述的需要为由随意扩大使用商标权人的商标。本案中JX公司的使用方式，容易导致消费者对该商品制造者的身份产生混淆误认，误认为JX公司与D公司之间存在某种特定商业关系，该行为不当借助了涉案商标的商誉，在一定程度上可能会割裂涉案商标与D公司本身的对应关系，妨碍了涉案商标功能的完整发挥，对D公司商标权益造成损害，超出商标指示性使用的合理范畴，构成商标侵权。此外，被告关于其为D公司代理商的宣传与事实不符，构成不正当竞争。
8	贵阳L风味食品有限责任公司与贵州Y食品有限公司侵害商标权、不正当竞争纠纷[12]	L公司是“老干妈”商标权人。L公司发现，Y公司制造、销售的牛肉棒产品印有“老干妈味”字样。使用方式为产品正前方上半部分使用了Y公司自己的注册商标“牛头牌及图”字样,“老干妈味”字样则位于中部,字体偏小。包装背部写明了涉案产品的制造商是被告贵州Y食品有限公司。L公司认为Y公司上述行为侵害其商标权，并构成不正当竞争。	构成商标侵权，不构成不正当竞争 是否构成指示性使用需要衡量其使用他人商标的必要性,即是否为说明或传达真实信息所必需。判断“必要性”需要满足两个条件,其一,若不使用商标标识便难以描述商品或服务的性质或范围；其二,不得大量使用商标权人的商标标识。涉案产品配料中添加了老干妈牌豆豉,但标注“老干妈味”字样并非描述涉案产品之必须,Y公司可以直接采取标注“麻辣味”、“豆豉味”等字样来说明涉案牛肉棒的口味,而非替代性地直接借用涉案驰名商标。被诉侵权行为易引起消费者将涉案产品与L公司之间搭建不恰当的联系,将涉案“老干妈”商标所享有的优良商誉投射到涉案产品之上,故不属于合理使用的范畴。

（四）产品适配场景

手机、电脑、打印机等电子产品、办公用品，有时需要使用与该产品型号适配的配件或耗材产品，这些配件或耗材的生产、销售商，为了表明自己产品与目标商品的兼容或适配性，可以合理地使用目标商品的商标。但该种使用一般需注明“适用于”等描述词，并以合理正当为限，如果超过了合理范围，造成相关公众对商品来源混淆，或有攀附他人声誉的行为，可能构成商标侵权或不正当竞争。部分典型案例如下：

序	案件名称	案情	法院认定
9	OXXX广东移动通信有限公司与杭州欧Y贸易有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷 [13]	OXXX公司是OXXX商标权利人。欧Y公司在其开设的T网店铺“欧Y数码专营店”销售耳机，其商品宝贝名称显示为“影XX适用OXXX有线耳机入耳式R15R11splusA5A1R9sA3A59s原装正品vivo苹果通用女生重低音手机耳塞男”，商品详情中的产品名称显示为“HALFSun/影巨人适用OPP”、型号显示为“适用OXXX耳机入耳式R15R11s”。涉案耳机产品不仅仅适用于OXXX手机，亦适用于其他品牌手机、电脑等电子设备。OXXX公司认为欧Y公司未经许可使用其商标并攀附其商誉，构成商标侵权及不正当竞争。	不构成商标侵权及不正当竞争 欧Y公司对OXXX字样的使用直接表示了商品的特点，即涉案耳机的特点是可以适用OXXX产品，从宝贝名称的全称来看，涉案耳机的特点也包括可适用vivo等其他品牌的产品。且OXXX公司未提供有效证据证明欧Y公司对OXXX字样的使用是恶意的，从其标明其品牌“影XX”“适用OXXX”等字样来看，未让人产生涉案产品系OXXX原装产品的误认，因此并不属于非正当的、不诚实的使用。此外，涉案耳机对“适用OXXX”文字的使用，并未造成消费者误认涉案产品来源于OXXX公司或者将OXXX产品误认为来源于欧Y公司，即未从根本上损害OXXX商标的指示功能。因此不属于商标性使用，不构成商标侵权。被告亦不具有攀附OXXX公司商誉的主观故意，不构成不正当竞争。
10	X米科技有限责任公司与浙江T网络有限公司、深圳市J科技有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷 [14]	X米公司是“X米”商标权利人。 X米公司认为，J公司在T公司的T网络商城上开设某旗舰店，生产销售的“超薄充电宝苹果迷你便携大容量自带线X米20000M专用带10000毫安移动电源女小巧可上飞机X手机iPhone快充无线”产品在其宣传的产品名称中标有X米文字，并且其自有品牌也未进行标注，侵犯了X米公司的商标权；X米公司还主张，J公司抢占了的X米公司市场份额，分流了X米公司的移动电源在互联网上的流量，构成不正当竞争。	构成商标侵权，不构成不正当竞争 被控侵权商品标题为“超薄充电宝苹果迷你便携大容量自带线X米20000M专用带10000毫安移动电源女小巧可上飞机X手机iphone快充无线”，“X米”一词在该商品标题中并未表达系描述链接项下移动电源适用于X米手机的含义；即使链接项下的移动电源可以适用于X米手机，可以适用于X米手机并不代表仅能适用于X米手机，J公司并未举证证明该移动电源与X米手机的唯一匹配性，且J公司在商品标题中直接使用“X米”标识也已经超过合理使用范畴。故认定J公司构成商标侵权，关于不正当竞争的主张已通过商标法进行救济，故不再支持。
11	×普会社与东莞市××耗材厂、深圳市××科技有限公司侵害商标权纠纷[15]	×普会社是Exxxx商标权人，商标核准使用在打印机、墨水等商品上。×普会社认为××科技公司在网站宣传产品图片的显著位置使用了“Exxxx”商标,并且在其宣传手册和实际销售产品的显著位置也都使用了原告的注册商标,××耗材厂大量生产带有原告注册商标的侵权产品,均侵犯了原告“Exxxx”注册商标的专用权。	构成商标侵权 本案被告××耗材厂、××科技公司生产、销售的淡品红LM墨水上直接标注了“Exxxx”字样；其他多款墨水上虽然在“Exxxx”前标注了“可用于”或“适用于”,但“可用于”或“适用于”字样明显比“Exxxx”字样小,与“Exxxx”在字体、字形、颜色、视觉等方面反差较大，两者存在显著区别。考虑原告“Exxxx”商标国际和国内知名度高、被告部分被控侵权产品标示了原告另一注册商标以及“日本××××技术支持”等信息、被告在在网站中将××厂不实宣传为中日合资企业、被告在庭审中认可被控侵权产品主要向境外销售、产品兼容功能指示性说明方法具有其它更妥当选择等因素,认定被告对被控侵权产品功能用途指示说明不规范,容易使相关公众尤其是缺乏中文语言常识的境外消费者对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系,构成了对原告“Exxxx”商标专用权的侵权。

（五）新业态场景

随着新媒体、小程序、云服务、移动支付的等新业态的不断发展，内容提供商、服务提供商、平台方等各类主体也会面临使用他人标识的场景，如指示产品销售平台、支付方式，指示文章或软件发布平台、技术提供方、合作推广方等。此类指示性使用依然要遵循合理、必要的原则，防范商标侵权或不正当竞争法律风险。部分典型案例如下：

序	案件名称	案情	法院认定
12	XX宝（中国）网络技术有限公司等与广东D文化传播有限公司侵害商标权、不正当竞争纠纷[16]	原告XX宝公司是“XX宝”等商标的权利人。原告发现，D公司在宣传推广其所提供的小程序开发服务过程中，在其网站、微信号、“互动吧”账户中，在策划、宣传并参与举办“XX宝应用公测全国巡回研讨会”活动的过程中，在所提供的交易文书中多处使用“XX宝”等标识。D公司在使用上述标识过程中，没有标明其企业字号或自有注册商标，而是单独，或与“移动营销服务中心”字样一并使用上述标识。原告认为D公司上述行为构成商标侵权及侵犯XX宝公司企业名称和虚假宣传的不正当竞争行为。	构成商标侵权及不正当竞争 对他人商标进行指示性使用应当限于必要、合理的范围内，在主观上应当具有善意，在客观上不会导致相关公众混淆误认。本案中，D公司在宣传经营过程中，并不是以叙述性方式使用被诉标识，客观告知相关公众其系在XX宝平台上开发小程序，而是大量、突出使用被诉标识，以不规范的“XX宝应用”等表述替代“XX宝小程序”，显然超过了必要、合理的使用界限；其故意不使用可与XX宝公司产生区分度的D公司的商业标识，却以“移动营销服务中心”为名，进一步模糊其与上述两公司之间的非关联性，在客观上已经导致相关公众对软件设计服务的来源产生混淆，或者误认为其与上述两公司之间存在特殊关系。
13	北京W网络技术有限公司与杭州T教育科技有限公司、宁波Y网络科技有限公司侵害商标权、不正当竞争纠纷 [17]	因认为T公司和Y公司未经许可在其共同经营的“微×课堂”网站和“微×课堂”微信公众号中使用其享有商标权的“微×”系列商标，侵犯其注册商标专用权并构成不正当竞争，微×平台的经营者W公司将二被告诉至法院。T公司辩称其基于与W公司的签署的《T微课堂》合作协议，与W公司合作经营“微×课堂”网站，其中使用相关标识都获得了W公司的授权。 《T微课堂》合作协议书约定，如T公司在产品的开发、制作中，使用了创科公司或W公司提供的或T公司自己取得的W公司的商标、素材、内容、资源等，上述商标、素材、内容、资源的所有权及知识产权仍归属于创科公司或W公司。协议于2013年7月24日订立，有效期1年。	构成商标侵权及不正当竞争 《T微课堂》合作协议中未体现W公司授权T公司使用相关标识的内容，加之双方均认可《T微课堂》合作协议书未实际履行，T公司提交的合作协议书签订前双方往来邮件中亦未体现W公司授权其使用涉案商标的内容；T公司对“微×课堂”网站申请ICP备案的时间最早为2013年1月16日，而该时间《T微课堂》合作协议书尚未订立；在该协议订立之前双方协商的往来邮件中亦无法体现双方对该网站的合意或安排。 T公司未经许可使用原告商标，构成商标侵权，虚构了其与W公司之间的合作关系，擅自使用他人的企业名称，构成不正当竞争。

三、指示性使用的法律风险及防范

综合审判指导性文件及司法案例，我们认为企业在对他人商标进行指示性使用时，应当关注商标侵权、不正当竞争及合同违约的法律风险，避免因超过合理范围使用而承担法律责任。

（一）限定合理范围，防范商标侵权

法院在判定指示性使用的正当性时，一般从使用意图、使用方式以及使用效果三个角度进行认定。

1、使用意图应当善意

正当的指示性使用是应当出于描述、说明商品的目的善意使用相关标识，而不是攀附他人商誉等不当目的恶意使用权利人商标。商标使用者使用商标的意图可以通过其使用商标的具体方式、是否有其他可能导致混淆的行为、其与商标权人的是否有合作关系等客观情况反应。

2、使用方式应当合理

指示性使用在使用方式上应当合理，符合一般商业惯例，如对于产品适配、零件组装场景，应使用“适配于XX”“兼容于XX”“使用XX（原料或零件）”等表述，并标明自身的商标及企业名称。将权利人注册商标置于显著位置，以加大加粗等方式突出使用，不标注或不妥善标注自身商标、企业名称等信息等行为可能不会被认定为合理使用。

部分法院在合理性之外，还提出了“必要性”的要求，如北京知识产权法院在“老干妈”案中指出，是否构成正当的指示性使用，需要衡量其使用他人商标的必要性,即是否为说明或传达真实信息所必需，不使用便难以描述商品或服务的性质或范围；并认为被控侵权人在可以选择其他标注方式的情况下，直接使用权利人的驰名商标进行标注超出了合理使用范畴。相比于合理性，“必要性”在审查指示性使用的正当性方面要求更严，该案件可能是考虑到对驰名商标进行强保护的需要。

3、使用效果应不易造成相关公众混淆

如使用相关标识，容易导致相关公众混淆的，则难以认定为是对商标的正当使用。此处的混淆不仅包括实际的混淆后果，还包括较高的混淆可能性；不仅包括商业来源或出处的混淆,还包括对商业关系的混淆，如有关隶属、附属、合作关系的混淆等。

（二）诚信客观宣传，避免不正当竞争

指示性使用的目的是描述商品或服务的来源、性质，而不应是攀附他人商誉。企业在进行商标指示性使用的过程中，应当实事求是，不应虚构或夸大合作关系，避免使用引人误解的宣传用语。如在没有授权关系的情况下，宣传自己是“旗舰店”、“专卖店”、“品牌运营商”；或将普通的产品购销、技术服务关系，描述为“独家供应商”、“特约合作伙伴”的行为，可能会被认定为是虚假宣传、引人误解的混淆行为，或因违反诚实信用原则而构成不正当竞争。

（三）遵守合同约定，严守商业秘密

企业使用合作方的商标，应当严格遵守双方的合同的约定。在已经与商标权人签署了商业协议的情形下，商标使用者应当按照协议的要求、目的、期限等使用商标，特别是在授权到期后，应当及时去除相关标识，避免承担违约责任。如企业与商标权人仅进行了前期洽谈未实际达成合作，或已签署合同未实际履行，建议避免使用他人商标，以免造成误解。

此外，在一些特殊领域，如法律服务、咨询公关、招投标、投融资等，基于保密等特殊需求，应当更加谨慎地使用合作方商标，避免因不当使用泄露商业秘密或带来其他不良影响。

商标的指示性可以发挥说明商品或服务来源、指示用途、说明自身产品或者服务的特点等作用，是经营活动的客观需要。企业在对他人商标进行指示性使用时，应当遵守诚信善意原则，注意使用方式的合理性，避免造成混淆，防范相关法律风险。当然，如发现他人对自己的商标、字号等进行不正当、不合理地使用时，也应积极拿起法律武器，维护自身合法权益。

[注] 

[1] 鉴于商标的“描述性使用”与“指示性使用”易造成混淆，在此区分如下。本文中的“描述性使用”，有时也称为“叙述性使用”是指我国《商标法》第五十九条第一款规定的，“注册商标……直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的……注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”此规定是对“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”的注册商标所具有的禁用权的限缩。其依据是《商标法》第十一条，“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”的标志不得作为商标注册，除非该标志经过使用取得显著特征，即获得了超过该标志本身特点的“第二含义”，才能获准注册。对其注册商标权的保护也仅限于该标志的第二含义，其他人如果仍在第一含义范围内使用商标，则属于“描述性使用”，不构成商标侵权。而“指示性使用”是指使用他人注册商标指代该商标权人的行为，如某电脑上使用“Intel”标志说明该电脑使用了Intel英特尔处理器，而“Intel”本身并不是“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”的标志。在一些司法案例中，部分法院对“描述性使用”“指示性使用”未作明确区分，或者使用的含义与本文有所不同，本文在引述相关案例时会予以注明。

[2] 该指南将“指示性使用”作为商标“正当使用抗辩”的一种情形举例，其他正当使用抗辩情形还包括“描述商品或服务品质的叙述性使用”、“作为地名使用”、“地理标志使用”。

[3] 该指南并未直接使用“指示性使用”的表述。四川高院赵文文法官在解读文章中认为，8.5条正当使用商标的范畴并不仅限于《商标法》第五十九条第一款、第二款所列举的他人正当使用商标中含有的本商品通用名称、图形、型号等对商标的描述性使用情况，同时也包括善意使用他人商标，以客观说明自己商品用途、服务范围以及其他特性的商标指示性使用方式。参见赵文文：对四川高院《侵害商标权案件审理指南》的解读，https://mp.weixin.qq.com/s/eMctkb15yrf7jEKeL6JUjw

[4] (2012)沪一中民五（知）终字第64号，该案入选2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例

[5] (2014)沪高民三(知)终字第104号，该案入选2015年上海法院知识产权司法保护十大案例、并刊载于2017年第8期《最高人民法院公报》

[6] (2015)皖民三终字第74号，该案入选2015年度安徽省知识产权保护十大典型案例

[7] (2019)沪民再5号

[8] (2016)京73民终335号

[9] 此处的“描述性使用”与本文中的“指示性使用”为同一概念。

[10] (2020)辽01民初123号

[11] (2020)苏知终5号

[12] (2015)京知民初字第1944号

[13] (2019)浙01民终9115号

[14] (2019)浙0110民初15086号

[15] (2010)深中法民三初字第209号

[16] (2019)浙民终1180号

[17] (2019)京73民终2590号

The End

 作者简介

赵刚  律师

北京办公室  合伙人

业务领域：知识产权权利保护, 反垄断和竞争法, 诉讼仲裁

特色行业类别：通讯与技术, 文化娱乐产业

杨建恒  律师 

北京办公室  知识产权部

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